天尚研究 | 在新《商标法》背景下解析商标的恶意注册

一、“恶意注册”商标的现状

自从今年1月武汉发生“新型冠状病毒”疫情以来，全国都投入了巨大的“人力”“物力”抗击这场灾难；但出人意料的是，有些公司和个人竟将在“疫情”中经常出现的地名、人名如“雷神山”“火神山”“方舱”“吹哨人”进行恶意注册。3月5日，国家知识产权局商标局连续两天发布了两则集中驳回与疫情相关的商标申请注册通告，通告中提到，国家知识产权局商标局对与疫情相关的“火神山”“雷神山”“钟南山”等商标注册申请，已依法作出驳回决定。此次63件商标注册申请均适用商标法第十条一款八项“有害于社会主义道德风尚或者有其他不良影响的不得作为商标使用”依法予以驳回。

显然，商标的恶意注册并不是新鲜话题，向前追溯，如知名短视频博主“敬汉卿”名称被恶意抢注，中国“乔丹”品牌恶意注册被告上法庭；这样的案例早已层出不穷。虽然这类商标案件往往会成为舆论的焦点，但很多读者对于恶意商标方面法律规定并不熟悉，故笔者将通过本文归纳、分析一些“恶意商标”法律规定，望有助于相关企业和个人避免纠纷，减少争议，依法维权。

二、相关规定与情况的归纳与分析

1、不以使用为目的的恶意商标注册申请

2019年11月1日，新修改的《商标法》正式生效实施，其中新增的第四条“自然人、法人或者其他组织在生产经营活动中，对其商品或者服务需要取得商标专用权的，应当向商标局申请商标注册。不以使用为目的的恶意商标注册申请，应当予以驳回。”

该规定有两个重要含义，其一，商标申请的前期应当是以商品或服务需要为前提，商标注册的目的是用于识别商品或服务来源的行为。其二，若不以商品或服务使用为目的恶意注册将被驳回注册。实务上出现比较多的情况如：申请注册他人已有一定知名度的商标、标识；申请注册具有一定知名度的地名、景点名称、建筑物名称等相同或者近似的商标；无正当理由而大量申请注册商标的。2019年10月通过的《规范商标申请注册行为若干规定》进一步对不以使用为目的的恶意申请商标注册的认定标准时，可以综合考虑包括申请注册商标的数量、指定使用的类别、商标交易情况，与知名人物姓名、企业字号、企业名称简称等相同或者近似的情况等因素。

其实在实践中攀附知名作品、名称而申请大量商标而不适用的情况不胜枚举；比如去年上映的“哪吒之魔童降世”获得了良好的口碑，票房也一路“飘红”。但笔者通过查询发现，在影片上映后，在各商标分类上申请注册与“哪吒”有关的商标就有几百件；而该片的制作方申请的此类商标只占据了一小部分。这种注册知名“动漫”“影视”元素商标的情况目前也是极其普遍的现象；原因主要是注册商标的成本较低；更有许多申请人进行恶意注册，将这些商标“囤积”后进行转让，获取高额利益，所以此类严重扰乱了市场经济秩序的行为势必将受到严格的监管和打击。

2、违反公共利益的标识不得作为商标进行使用

  当事人申请商标必须具备“合法性”，《商标法》第十条规定了“带有欺骗性，容易使公众对商品的质量等特点或者产地产生误认的”“有害于社会主义道德风尚或者有其他不良影响的”的标识不得作为商标使用。也就是说，有些申请商标的标识法律规定不能作为商标使用，这些标识均违反了公共秩序以及善良风俗的规定，不能作为商标进行使用更不可能予以注册。而在本次“新冠疫情”期间被国家知识产权局驳回的“火神山”“雷神山”“吹哨人”“方舱”等涉疫情的商标，这是因为这些申请人借“疫情”的关注度，恶意注册这些涉“疫情”商标，若这些商标获得注册，则是对“公序良俗”的严重破坏。

    今年2月7日，国家知识产权局商标局审查部门下发了《疫情防控相关商标审查指导意见》，明确与疫情相关人员姓名、含疫情病毒名或疾病名的相关标志、疫情相关药品标志、防护产品相关标志及其他疫情相关标志等商标的审查指导意见，依法从严从快打击与疫情相关的非正常商标注册申请行为。

3、以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的商标

《商标法》第四十四条规定，“已经注册的商标，以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的，由商标局宣告该注册商标无效；其他单位或者个人可以请求商标评审委员会宣告该注册商标无效。”

显然，以“欺骗手段”与“其他不正当手段”而获得商标注册应当被判定“恶意”违反诚实信用和公序良俗原则而宣告无效。那何谓“欺骗手段”及“其他不正当手段”？根据2016年的《商标审查及审理标准》规定，“欺骗手段”主要是指商标注册人在申请注册商标的时候，采取了虚构或者隐瞒事实真相、提交伪造的申请书件或者其他证明文件，以骗取商标注册的行为；而“其他不正当手段”在实务中主要表现为申请注册了多件商标，且与他人的有较强影响力商标、字号、企业名称、商品构成相同或者近似的或者申请注册大量商标，且明显缺乏真实使用意图的。

我们可以通过一则非常典型案例来进一步了解相关法律规定的精神。

惠氏有限责任公司（以下称美国惠氏）是一家知名的全球500强企业，生产销售“惠氏”配方奶粉，在中国国内也具有很高的知名度；广州惠氏宝贝母婴用品有限公司（以下称广州惠氏）为中国婴幼儿用品领域成立后起之秀。2011年起广州惠氏就以收购转让等方式获取了有关由第三人卢某在第3、10、16类婴儿用品等商品上申请注册了数件“Wyeth”“惠氏”商标，广州惠氏也以自身名义在第3、5、10、16等多个类别的商品上申请注册了多个“Wyeth”商标及“惠氏Wyeth”商标。2013年起美国惠氏就对于广州惠氏的商标提起异议复审申请，要求驳回。但当时商标评审委员会裁定相关异议不成立，理由是美国惠氏公司依据的事实证据不足，核准了广州惠氏的商标注册。后美国惠氏将商评委和广州惠氏起诉至法院。该案经过一审、二审的法院审理，最后由北京市高级人民法院认定：美国惠氏在争议商标申请日之前，其在先使用在母婴食品等商品类别上的“Wyeth”“惠氏”商标已在中国相关公众中具有一定知名度和广泛影响力，争议商标的原申请人卢某和广州惠氏公司对此应当知晓。争议商标原注册人卢某在第3、10、16类婴儿用品等商品上申请注册了数件“Wyeth”“惠氏”商标，其申请注册行为难谓善意。广州惠氏公司在受让被异议商标后，又以自身名义在第3、5、10、16等多个类别的商品上申请注册了多个“Wyeth及图”商标及“惠氏Wyeth”商标。广州惠氏公司受让包括本案争议商标在内的多个“Wyeth”“惠氏”商标后，将其使用在母婴用品等日用消费品领域，全面摹仿惠氏有限公司的产品或商业标志，并在实际使用中做引人误导的宣传，主观恶意明显，应当得到制止。广州惠氏公司申请注册的相关商标不具备注册商标应有的正当性，构成商标法第四十一条第一款所指“以其他不正当手段取得注册”的情形；法院据此判决广州惠氏公司败诉，这场在婴幼儿用品市场中持多年的跨国商标纷争，最终以诉争商标被无效宣告而画上句号。

4、恶意抢注他人有一定影响力的商标

《商标法》第三十二条规定，“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利，也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。”

先来看一下“在先权利”的概念；根据相关法律规定，在先权利，是指包括当事人在诉争商标申请日之前享有的民事权利或者其他应予保护的合法权益，如姓名权和著作权等权利。

此前，“乔丹”被抢注商标案引起广泛关注。乔丹体育股份有限公司于2007年向国家知识产权局申请注册了“乔丹”商标，后美国篮球明星乔丹以侵害姓名权为由提出撤销该商标。后该案历经商评委、一审北京一中院以及二审北京高院，最终最高法院提审该案，判定乔丹公司申请“乔丹”商标的行为侵犯了乔丹的姓名权，应依法撤销。

笔者认为自然人就特定名称主张姓名权保护的，该特定名称应当符合以下三项条件：其一，该特定名称在我国具有一定的知名度、为相关公众所知悉；其二，相关公众使用该特定名称指代该自然人；其三，该特定名称已经与该自然人之间建立了稳定的对应关系。

除了姓名权之外，也要注意到在先的著作权，先前上海美术电影制片厂有限公司诉永康市风云传媒有限公司请求宣告商标无效一案中，涉案商标侵犯了申请人美术作品的著作权；还有娱乐壹英国有限公司诉福建省晋江市池店赤塘制鞋七厂“peppapig”商标无效一案中，也是同样侵犯了其著作权而裁定涉案图标商标无效。

三、相关法律实务建议

根据上述对于可能导致商标不能正常注册的几种情况，可以看得出新出台的《商标法》打击恶意注册是毫无疑问的重点。因为随着商标注册程序优化、注册周期缩短、注册成本降低，当事人获得商标注册更为便捷，同时大量出现了囤积、抢注或侵犯他人在先权利等不良注册等“恶意”行为，严重扰乱了市场经济秩序和商标管理秩序，新《商标法》及相关配套规定从多方面对恶意商标的打击，相信将会有不错的效果。而企业自身该如何预防并且正确有效的注册商标呢？笔者结合实践有如下几点建议：

1、商标局主动的驳回

在新《商标法》中，对于“不以使用为目的”的商标在提起申请后商标局在审查阶段就可以予以适用，主动驳回商标申请，从源头打击恶意注册对企业商标进行保护。

2、尽早申请商标注册，并定期监测商标信息，及时提出异议或申请无效

修改后的《商标法》依旧是以在先注册为原则，谁注册在先，谁就享有商标权。因此，若成立了公司，有一定的经营规划后，可以尽快与专业商标代理机构合作进行注册商标的工作；注册商标所花的成本要远小于对侵权商标提起异议、无效宣告、打赢一场商标侵权官司的维权成本。因此，为了防止之后付出更多的精力，不如尽早申请商标。这样既可以预防被侵权，又可以在被侵权时更好的维权。

商标信息的监测，是指以自己注册的商标为关注对象，对商标局发布的已进入初步审定阶段的商标或者核准注册的商标进行监测，在发现与自己注册的商标近似或可能造成消费者误认商标时及时提出异议阻止其注册或者申请注册商标无效。若前一段时间北京“鲍师傅”网红商店商标纠纷，他们能够在注册商标后定期监测商标信息，就可以将这些“山寨”鲍师傅”商标扼杀在萌芽阶段，也不会导致最后花费数年大成本维权。

3、注册防御商标

防御商标, 是指同一商标所有人在相同或类似商品上注册的同一知名商标。防御商标的商标标识与主商标是一致的，但是类别不同。主商标指注册在其主要使用的类别上的商标，而防御商标指注册在衍生类别上的商标。防御商标是相对于主商标而言的, 其注册目的不是为了使用, 而是为了阻止他人注册或者使用相同商标。笔者建议在对于较知名的商标保护中，可以采取注册防御商标的这种性价比极高的保护模式。

4、坚决杜绝侥幸心理

笔者建议企业不要为了一时快速提高自己企业的知名度，而抱着搭顺风车等侥幸心理把当红的品牌商标、姓名及作品等申请商标注册，因为即便是顺利通过初审以及被核准注册，在现行法律下，存在着被撤销、被宣告无效以及巨额赔偿的巨大风险；更为棘手的是若无法还清赔款，进入执行程序，企业还会面临破产清算的风险，可谓是得不偿失。